Publication de la cession de marque

La cession d’une marque doit donner lieu à certaines précautions et notamment à une publication rapide au registre de l’INPI. Dans cette affaire, le cessionnaire de la marque  « Culture Pub » a échappé de justesse à déchéance de ses droits.

Demande de renouvellement hors délais

Le cessionnaire avait procédé à une demande d’inscription en accéléré de ladite cession, immédiatement suivie d’une demande de renouvellement de la marque « Culture Pub ». Suite  à une irrégularité constatée dans la demande de renouvellement, au jour de la décision de refus de renouvellement opposé par le directeur de l’INPI,  le cessionnaire était forclos et n’a pu régulariser les irrégularités constatées. Le cessionnaire n’a pu renouveler sa marque à cause à la fois de l’inscription tardive de la cession de cette marque et de la notification tardive de l’irrégularité du renouvellement.

Procédure de renouvellement d’une marque

L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque (R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle). La déclaration doit à peine d’irrecevabilité : i) Être présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, moyennant le paiement d’un supplément de redevance dans le même délai ; ii) Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.

L’irrecevabilité ne peut toutefois être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt, ce délai étant interrompu, le cas échéant, par la notification d’irrégularité, jusqu’à la régularisation de la déclaration.

En cas de non-conformité de la demande de renouvellement, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’INPI. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

En la matière, les recours contre les décisions du directeur de l’INPI sont des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, les juges ne peuvent qu’accueillir le recours et annuler la décision contestée ou rejeter le recours. Le juge ne peut pas ordonner à l’INPI de « tirer toutes conséquences légales » de l’annulation de la déclaration d’irrecevabilité d’un renouvellement de marque.

Renouvellement simultané de plusieurs marques

La décision du directeur général de l’INPI n°2014-142 bis relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques précise que la demande d’inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l’acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et a la même portée pour chacune d’elles.

En l’espèce, le cessionnaire de la marque « Culture Pub » avait déposé, via son mandataire, une unique demande d’inscription du transfert de propriété sur deux marques, alors que ces deux marques n’avaient pas le même titulaire. Cette irrégularité a été notifiée tardivement au cessionnaire et ce dernier a donc été mis dans l’impossibilité de rectifier cette irrégularité et même de présenter des observations de manière effective. Pour cette raison, et eu égard à la gravité des conséquences économiques susceptibles de résulter du non renouvellement de la marque, la décision du directeur général de l’INPI a été annulée.

Réflexe juridique

En matière de cession et de renouvellement de marque, il convient d’anticiper les éventuelles irrégularités en procédant aux formalités de publication INPI rapidement. Le cessionnaire d‘une marque prend un risque sérieux en choisissant de procéder au renouvellement de sa marque dans le délai de grâce de six mois et seulement à quelques jours d’intervalle avec sa demande d’inscription de transmission de propriété.

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