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Jurisprudence sur la Licence en marque blanche  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 15 AVRIL 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00891 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CWL

Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016051154

APPELANT

Maître Yannick X agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT, société de droit suisse

Ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : CH- 660 14630074

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C-D E, présidente de chambre et Mme Rachel LE COTTY, conseillère.

Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme C-D E, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Rachel LE COTTY, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-PIETERMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Licence en marque blanche : affaire Pilatus Sports Management

La société Pilatus Sports Management (ci-après PSM) est une société de droit suisse propriétaire de la marque d’équipementier sportif Burrda Sport, qui a pour activité la gestion, le développement et la promotion de cette marque ainsi que la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits textiles et accessoires sportifs sous cette marque ou en marque blanche.

La société Y Distribution vient aux droits de la société Sports Marketing To Business (ci-après SM2B), société de droit français ayant pour activité l’achat, la vente, l’import et l’export d’articles de sports, qui a été radiée après transmission universelle de son patrimoine à la société Y Distribution. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur.

La société PSM a conclu des contrats de sponsoring et de licence avec un certain nombre de fédérations sportives et de clubs sportifs, dans le domaine du football et du rugby (OGC Nice, Fédération belge de football, Fédération tunisienne de football, FC Twente, […]).

Exploitation de la marque Burrda Sport

Aux termes de ces contrats, la société PSM s’est vue concéder la licence pour exploiter, avec ou sans la marque Burrda Sport, les marques de ces clubs en relation avec la fabrication, la promotion et/ou la distribution de produits textiles et accessoires sportifs dans le monde entier, moyennant une redevance (« royauté club ») de 10% (12% pour le Rugby club toulonnais) du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits licenciés comportant la marque du club.

Le 15 avril 2011, les sociétés PSM et SM2B ont conclu un contrat de licence de marque aux termes duquel la première a concédé à la seconde une licence exclusive de la marque Burrda Sport, sur un territoire déterminé (France, Belgique, Luxembourg, Hollande, Espagne, Tunisie), moyennant une redevance de 16,5% du prix pour chaque produit sous licence vendu. Ce contrat est soumis au droit suisse et prévoit une clause d’arbitrage à Genève.

De manière concomitante, les sociétés PSM et SM2B ont conclu une série de contrats de gestion de droits commerciaux, aux termes desquels la société PSM confiait à la société SM2B, sur les territoires licenciés, la gestion de l’intégralité des droits commerciaux qui avaient été consentis par les clubs à PSM aux termes des contrats de sponsoring et de licence susvisés, ainsi que le droit d’utiliser les marques des clubs dont la licence avait été concédée à la société PSM en vertu de ces contrats, pour la même durée et aux mêmes conditions (contrat de gestion des droits commerciaux de l’Union royale belge des sociétés de football association, contrat de gestion des droits commerciaux de la société Biarritz olympique Pays Basque, contrat de gestion des droits commerciaux du FC Twente, contrat de gestion des droits commerciaux de la société OGC Nice, contrat de gestion des droits commerciaux de la société Rugby club toulonnais, contrat de gestion des droits commerciaux de la Fédération tunisienne de football).

Chaque contrat prévoyait une rémunération en faveur de la société SM2B, sous deux formes :

— le versement d’une commission d’intermédiaire (Finder’s fees) de 1,5% du montant global de la dotation équipement et de la dotation financière convenues pour chacune des saisons sportives auxquelles le club participait ;

— le versement d’une commission de gestion (Management fees) de 5% de la dotation équipement et de la dotation financière convenues pour chacune des saisons sportives auxquelles le club participait.

Par exception, les contrats de droits commerciaux relatifs à l’Union royale belge des sociétés de football association et à la Fédération tunisienne de football prévoyaient uniquement une commission de gestion en faveur de SM2B. Ces contrats sont soumis au droit français et relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.

Enfin, les deux sociétés PSM et SM2B ont conclu un contrat de prestations de services logistiques, prenant effet à compter du 1er janvier 2013, selon lequel la seconde s’engageait à réaliser des prestations de stockage et de transport des stocks de marchandises de la première.

A partir d’avril 2015, les relations se sont dégradées entre les parties et des désaccords sont apparus au sujet de factures réciproques.

Après plusieurs échanges et mises en demeure, la société PSM a assigné en référé la société SM2B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, sur le fondement du contrat de licence de marque. Par ordonnance du 27 octobre 2016, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale de Genève.

Par acte du 15 juillet 2016, la société PSM a assigné la société SM2B devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1.219.552,62 euros sur le fondement des contrats de gestion de droits commerciaux et de prestations de services logistiques.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

— prononcé la compensation entre les créances réciproques ;

— prononcé l’inscription au passif de la société Y Distribution, venant aux droits de la société SM2B, représentée par Maître X, ès-qualités, de la somme de 624.763,62 euros au bénéfice de la société PSM ;

— condamné la société Y Distribution, venant aux droits de la société SM2B, représentée par Maître X, ès-qualités, à payer à la société PSM la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

— condamné la société Y Distribution aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,02 euros dont 12,29 euros de TVA.

Par déclaration du 11 janvier 2019, Maître X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Y Distribution, a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 décembre 2019, il demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger que la société PSM est redevable d’une somme de 1.668.367,96 euros à son égard, ès-qualités ;

— dire et juger que la société Y Distribution est redevable d’une somme de 1.976,50 euros à l’égard de la société PSM ;

— condamner la société PSM à lui payer, ès-qualités, 1.666.367,96 euros ;

— débouter la société PSM de l’ensemble de ses demandes ;

— débouter la société PSM de sa demande visant à obtenir l’inscription de sa créance au passif de la société Y Distribution d’un montant de 1.411.339,75 euros ;

— condamner la société PSM à lui payer, ès-qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 septembre 2019, la société PSM demande à la cour de :

Constater que :

— Y Distribution est redevable envers elle d’une somme globale de 1.411.339,75 euros ;

— elle est de son côté redevable envers Y Distribution d’une somme globale de 269.224,63 euros diminuée de la somme de 77.437,50 euros ;

— la compensation entre les créances respectivement détenues par les parties fait apparaître un solde en sa faveur de 1.219.552,62 euros ;

En conséquence,

— la dire et juger redevable et bien fondée en ses demandes ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘prononcé l’inscription au passif de Y Distribution, venant aux droits de SM2B, représentée par Me X, ès qualités, de la somme de 624.763,62 euros ;

‘débouté Y Distribution, venant aux droits de SM2B, représentée par Me X, ès qualités, de ses demandes ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’inscription de sa créance au passif de Y Distribution à hauteur d’un montant de 594.789 euros ;

Et statuant à nouveau,

— prononcer l’inscription au passif de Y Distribution, venant aux droits de SM2B, représentée par Me X, ès qualités, de la somme globale de 1.219.552,62 euros ;

— condamner Y Distribution, représentée par Me X, ès-qualités, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Contrat de licence : le défaut de paiement des royautés club

Sur la demande de PSM au titre des « royautés club »

Le litige est né entre les parties en avril 2015 lorsque SM2B a cessé de régler à PSM les « royautés club » sur les produits licenciés comportant la marque d’un club, qu’elle lui versait auparavant, au motif que leur règlement à PSM ne reposait sur aucune base contractuelle et que c’est par erreur qu’elle les avait réglées sans contestation pendant quatre ans.

Dans un courrier du 7 mai 2015 adressé à PSM, SM2B soutenait que cette erreur dans l’exécution des obligations contractuelles avait été constatée par son nouvel expert-comptable et que seul le contrat faisait la loi des parties, un usage ne pouvant emporter une novation contractuelle. Elle considérait être créancière à ce titre de la somme de 727.779 euros.

Au soutien de son appel, Maître X, ès-qualités, reprend les mêmes moyens, exposant qu’aucun contrat ne prévoit que SM2B devait supporter la « redevance club » de 10 ou 12% réglée par PSM au titre des contrats de sponsoring et de licence conclus avec les clubs et fédérations sportifs. Selon lui, la seule redevance qui devait être supportée par SM2B est la redevance d’exploitation expressément prévue par le contrat de licence du 15 avril 2011, qui était de 16,5% du prix gros net pour chaque produit vendu.

Cependant, ainsi que le soutient PSM et que l’ont exactement retenu les premiers juges, l’article 3.1 des contrats de gestion de droits commerciaux liant les parties stipule que : « PSM désigne exclusivement SM2B pour activer, exploiter et gérer les droits commerciaux pour le compte de PSM dans le territoire pendant la durée et SM2B accepte d’agir en cette qualité conformément aux termes du présent contrat ».

L’article 3.2 précise que « toujours sous réserve des conditions du présent contrat, PSM accorde à SM2B le droit d’utiliser les biens sous licence pendant la Durée, uniquement en vue d’activer, d’exploiter et de gérer les Droits commerciaux ».

Les « Droits commerciaux » sont définis contractuellement à l’article 1.1 du contrat comme « les droits devant être activés, exploités et gérés par SM2B en vertu du présent contrat, qui sont décrits plus en détails à l’annexe 2 du présent contrat ».

Et l’annexe 2 des contrats, intitulée « droits de financement », comporte en pièce jointe le contrat de sponsoring et de licence conclu entre PSM et le club de sport concerné par le contrat en cause.

Il apparaît ainsi que SM2B, chargée d’exploiter et gérer les droits dont bénéficiait PSM au titre des contrats de sponsoring et de licence conclus avec les clubs, était également débitrice de la redevance due par celle-ci à ces mêmes clubs. La référence expresse à ces contrats conclus avec les clubs impliquait l’exécution de l’ensemble de leurs conditions et non uniquement de celles qui auraient été favorables à SM2B, en l’autorisant à exploiter leurs marques sans contre-partie.

L’article 5.6 des contrats de droits commerciaux prévoit à cet égard que « tous les coûts et les dépenses encourus par SM2B au titre du présent contrat relèvent de la responsabilité de SM2B ».

Comme l’ont relevé les premiers juges, dès lors que SM2B exploitait et gérait les droits commerciaux pour le compte de PSM, cette exploitation impliquait, sauf enrichissement sans cause, le règlement des « royautés club » liées à l’utilisation de la marque des clubs.

Si les dispositions contractuelles liant les parties ne sont pas d’une limpidité exemplaire et nécessitent une interprétation, cette lecture est confortée par les conditions particulières attachées à la « Price List »établie chaque saison avec SM2B et qui précisaient que « SM2B devra payer à PSM la redevance club ainsi que la redevance PSM sur la vente des produits financés par SM2B ».

Enfin, cette interprétation des contrats a été celle des parties sans aucune contestation pendant quatre années consécutives, ainsi qu’en atteste notamment un courriel de SM2B à PSM du 6 mars 2012 détaillant les « royautés dues à PSM par SM2B » explicitant les modalités de règlement de celles-ci.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de PSM au titre des « royautés club » à la somme de 1.161.879,18 euros, le montant lui-même n’étant pas contesté.

Sur les autres sommes réclamées par PSM

PSM réclame la somme de 1.976,59 euros au titre d’un accord spécifique entre les parties pour la vente de produits réalisée par une société 3T, montant non contesté par l’appelant et qui sera donc mis à sa charge, ès-qualités.

En revanche, la facture de 2.562,60 euros au titre de frais de voyages facturés par PSM sans aucune explication ni justification, et qui est contestée par l’appelant, sera rejetée.

PSM se prévaut également d’une créance de 244.921,38 euros correspondant à une facture du même montant au titre d’un accord entre les parties sur la vente par SM2B de produits URBSFA. SM2B conteste devoir cette somme, qui a été retenue par le tribunal, en soutenant qu’un tel accord n’a jamais existé. Il convient toutefois de relever que, dans sa lettre du 4 juin 2015, elle a reconnu devoir la somme réclamée, exposant : « Ligne 25, le montant correspond aux royalties de 10% sur les ventes goodies URBSFA, vous indiquez un montant de 244.848,02 euros, nous vous avons fourni un état qui mentionne un montant de 244.921,38 euros ».

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu cette créance de la société PSM.

PSM soutient encore avoir indument réglé à SM2B la somme globale de 77.437,50 euros au titre des commissions d’intermédiaire prévues par les contrats de gestion de droits commerciaux. Elle expose avoir versé une somme de 54.375 euros au titre du contrat avec le club BOPB pour cinq saisons sportives, alors que le club a été relégué après deux saisons, ce qui a réduit sa dotation financière de 50%, et que le contrat a ensuite été résilié. SM2B n’aurait donc dû recevoir que 39.937,50 euros à titre de commissions d’intermédiaire.

Elle expose également, s’agissant du contrat avec le FC Twente, avoir versé à SM2B une somme de 78.750 euros au titre des cinq saisons sportives que le club devait effectuer, alors que le contrat de sponsoring et de licence a été résilié à l’issue de la saison 2011-2012, de sorte que SM2B n’aurait dû

percevoir que 15.750 euros.

L’appelant n’ayant émis aucune aucune contestation sur ces réclamations de PSM, qui sont justifiées par les dispositions contractuelles, elles seront mises à sa charge à hauteur de 77.437,50 euros.

Sur les sommes réclamées par SM2B, aux droits de laquelle vient Maître X, ès -qualités

Sur les commissions de gestion au titre des contrats de gestion de droit commerciaux

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les contrats de gestion de droits commerciaux prévoyaient, au profit de SM2B, le versement d’une commission de gestion (Management fees) de 5% du montant global de la dotation équipement et de la dotation financière convenues pour chacune des saisons sportives auxquelles le club participait.

SM2B a émis des factures à ce titre, pour un montant total de 578.000 euros, que PSM n’a pas réglé.

Cette dernière ne conteste pas les sommes réclamées ni le principe de son obligation mais elle soutient que SM2B devait, selon les contrats, lui communiquer les rapports d’activité sur une base trimestrielle et qu’elle s’est abstenue de le faire, ce qui ne lui permettait pas de contrôler les sommes ainsi facturées.

Cependant, si l’article 4.4 des contrats prévoyait la remise par SM2B de rapports trimestriels d’activité, le règlement des commissions de gestion n’était nullement subordonné à cette diligence, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges.

La somme de 578.000 euros a en conséquence été indument retenue par l’intimée et elle sera condamnée à son paiement.

Sur les bonus au titre des contrats de gestion de droits commerciaux

Maître X, ès-qualités, se prévaut également de factures au titre de « bonus » pour un montant total de 371.250 euros, exposant que la société SM2B a émis des factures liées aux performances des clubs (qualifications aux coupes, titres de champion etc…) sur le fondement des contrats de gestion des droits commerciaux.

Il expose que, PSM ayant intégré des « malus » à l’encontre de SM2B en cas de mauvais résultat d’un club, cette dernière était fondée à réclamer des « bonus » dans la situation inverse.

Mais les contrats liant les parties ne prévoyaient pas de tels « bonus », la commission de gestion étant indépendante des résultats des clubs.

Cette demande n’est donc pas fondée et sera rejetée.

Sur les factures au titre du contrat de prestations de services logistiques

Sur le fondement de ce contrat prenant effet au 1er janvier 2013, la société SM2B a émis des factures pour un montant global de 195.490,91 euros.

PSM reconnaît devoir une somme de 150.708,51 euros au titre de ce contrat mais conteste six factures (pièces 80, 81, 79, 101, 77 et 115 de PMS) pour lesquelles elle n’a pas reçu suffisamment de justificatifs ou d’explications de SM2B, en dépit de diverses demandes formées par lettre de mise en demeure du 1er février 2016 (pièce n° 17) ou courriel du 23 mai 2016 (pièce n° 100).

En l’état des contestations étayées de l’intimée, des pièces produites et de l’insuffisance des

explications et justifications adverses, l’appelant se bornant à dénoncer le caractère « étonnant », « infondé », « obscure à la limite du ridicule » des contestations, sans justifier des sommes réclamées, la créance de SM2B, aux droits de laquelle vient Maître X, ès-qualités, sera arrêtée à la somme de 150.708,51 euros.

Sur les autres factures émises par SM2B

Le mandataire liquidateur réclame une somme de 10.436,16 euros au titre de quatre factures émises les 31 mars, 23 mai 2014 et 31 décembre 2015 (pièces 102, 104, 117 et 118 de PSM). Ces factures ne sont pas contestées par PSM, qui sera donc tenue au paiement de cette somme.

Le mandataire liquidateur réclame également le paiement de dix factures des 22 mai 2015, 1er et 31 décembre 2013 (pièces 106 à 114 et 116 de PSM). Cependant, ces factures sont contestées par PSM comme n’étant pas conformes aux accords entre les parties ou parce qu’elles correspondent à des facturations avec TVA française au titre de marchandises dont le prix hors TVA française avait déjà été réglé par PSM directement auprès de ses fournisseurs étrangers, par délégation de paiement.

Les contestations de PSM sur ce point n’étant pas utilement contredites, seule la somme de 22.358,65 euros (6.731,90 euros + 15.626,75 euros) sera mise à la charge de l’intimée.

Enfin, celle-ci se reconnaît débitrice de la somme de 85.721,31 euros sur le fondement d’accords tripartites avec le BOPB (Biarritz olympique Pays Basque) des 26 avril et 29 novembre 2013.

Il en résulte une créance globale de 118.516,12 euros au profit de SM2B, aux droits de laquelle vient Maître X, ès-qualités.

Sur le compte entre les parties

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les créances respectives des parties se décomposent comme suit :

— créance de la société PSM : 1.161.879,18 euros au titre des royautés clubs + 244.921,38 euros et 1.976,59 euros au titre des autres accords spécifiques intervenus entre les parties + 77.437,50 euros au titre des contrats du BOPB et du FC Twente, soit un total de 1.486.214,65 euros ;

— créance de SM2B, aux droits de laquelle vient Y Distribution : 578.000 euros au titre des commissions de gestion + 150.708,51 euros au titre du contrat de prestations de services logistiques + 118.516,12 euros au titre des factures diverses, soit un total de 847.224,63 euros.

En conséquence, après compensation entre les créances réciproques, la créance de la société PSM au passif de la société Y Distribution, représentée par son liquidateur judiciaire, sera fixée à la somme de 638.990,02 euros.

Sur les demandes accessoires

La société Y Distribution, venant aux droits de la société SM2B, représentée par Maître X, ès qualités, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société PSM la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la créance inscrite au passif de la société Y Distribution ;

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de la société Pilatus Sports Management au passif de la société Y Distribution, venant aux droits de la société Sports Marketing to Business, représentée par Maître X en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 638.990,02 euros ;

CONDAMNE la société Y Distribution, venant aux droits de la société Sports Marketing to Business, représentée par Maître X en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la société Y Distribution, venant aux droits de la société Sports Marketing to Business, représentée par Maître X en qualité de mandataire liquidateur à payer à la société Pilatus Sports Management la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Z A-B C-D E

Greffière Présidente