Dépôt frauduleux de marque

Statuts de SASU d’Assurance

 

 

Dépôt frauduleux de marque : Le fait de déposer une marque pour tenter de monnayer sa revente ultérieure est sanctionné par la fraude et l’obligation de transférer la marque au titulaire initial des droits sur la marque.

Action en nullité de marque pour fraude

L’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

Cette action se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, prescription rallongée à cinq ans par la loi du 11 mars 2014.

Définition de la fraude à une marque

La fraude est un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois. En matière de dépôt de marque, la fraude est constatée lorsque l’objectif du déposant était, en détournant le droit des marques de sa finalité, de gêner tout éventuel concurrent par un obstacle illégitime, ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

La mauvaise foi du déposant d’une marque au moment de son dépôt est appréciée en fonction de l’ensemble des facteurs pertinents au cas d’espèce, et notamment – de ce qu’il savait qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, – de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe, – du degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

Exemple de dépôt frauduleux de marque

En l’occurrence, la société BOLLORE a déposé la marque « BLUECAR » n°053335062 auprès de l’INPI, dans les classes 9 et 12, et notamment pour les produits « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau, et notamment voitures terrestres a propulsion électrique, moteurs électriques et organes de transmission pour les véhicules à propulsion électrique précités ».  Avant ce dépôt, un particulier avait déposé la même marque BLUECAR, pour les produits et services des classes 16, 18, 25, 38, 39, 41, 42.

La société BOLLORE a développé un projet de véhicule conçu dès l’origine pour bénéficier d’une propulsion électrique, et l’a présenté dès 2005 au public sous le nom de BLUECAR. Une  importante couverture médiatique portant sur la BLUECAR a été menée en 2009 et 2010, année au cours de laquelle la société BOLLORE -qui bénéficie elle-même d’une certaine renommée- a remporté avec ce véhicule BLUECAR l’appel d’offres de la ville de Paris dans le cadre du programme « Autolib ».

Il apparaît ainsi que le dépôt par le particulier des marques BLUECAR est intervenu quelques semaines seulement après que la société BOLLORE eut remporté cet appel d’offres, cette réussite ayant été annoncée dans la presse au cours de la seconde quinzaine du mois de décembre 2010, et le processus de sélection ayant fait l’objet d’articles de journaux pendant plusieurs mois précédant la décision. Le particulier déposant ne pouvait ignorer l’usage du signe BLUECAR par la société BOLLORE, usage présent sur la place publique depuis plusieurs années et venant de connaître une forte actualité. De surcroît, aucune exploitation des marques déposées le particulier n’était justifiée.

A noter que le particulier poursuivi pour fraude avait notamment déposé les marques GOOGLE, FORTWO, TWIZY -qui correspondent à des modèles de voitures existants lors de ce dépôt- et GROUPON, soit un site de commerce électronique créé en 2008 et bénéficiant d’une grande renommée, autant de signes faisant l’objet d’une exploitation notable par des sociétés tierces au moment de ces dépôts.

Si les marques BLUECAR déposées par le particulier visaient des produits et services différents de ceux pour lesquels cette marque a déjà été déposée par la société BOLLORE, les services visés par les enregistrements sont de nature à entraver les développements futurs de l’exploitation du signe utilisé par la société BOLLORE pour des produits et services dérivés.

Enfin, les échanges des courriers entre les parties établissaient que le particulier déposant frauduleux a cherché à monnayer la cession des marques BLUECAR (50 000 euros) qu’il avait déposées, alors que la valeur des signes en question résulte de l’activité de la société BOLLORE.  Les dépôts de marque étaient donc bien entachés de fraude.

Le caractère frauduleux du dépôt des marques BLUECAR étant établi, le principe de spécialité ne saurait empêcher la demande de transfert de propriété de ces marques au profit de la société BOLLORE, pour l’ensemble des produits et services qu’ils désignent.

A Télécharger :

Licence de Marque

Contrat de cession de Marque 

Contrat de Designer

Cession de Vidéoclip

Contrat de commande d’une Oeuvre d’Art

Contrat de promotion d’oeuvre d’art en ligne

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