La contrefaçon de marque et le parasitisme peuvent être établis en présence de produits visuellement proches mais non identiques.

Affaire Ferrero

La société Ferrero qui commercialise depuis plus de 40 ans les produits Kinder, a obtenu la condamnation pour contrefaçon, d’un concurrent ayant commercialisé une barre chocolatée sous un conditionnement prêtant à confusion.  Selon une étude, les produits Nutella, sont en tête de la préférence de 87% des enfants de moins de 10 ans. La gamme de produits est systématiquement identifiée par la combinaison, d’une part, d’un visuel bicolore rouge-orangé/blanc séparé par une ligne ondulée, d’autre part, de la représentation stylisée, en perspective cavalière vue de gauche, d’un produit de chocolaterie/confiserie/biscuiterie, située à droite du conditionnement, produit ouvert/croqué laissant toujours apparaître son fourrage.

Copie fautive d’identité visuelle

C’est exactement cette même identité que la société concurrente a adopté pour les deux produits de biscuiterie au chocolat incriminés, démontrant une volonté de s’insérer dans la gamme de produits Kinder, de surcroît en présentant ses propres produits de biscuiterie/chocolaterie, sous des noms différents, au nombre de deux, laissant ainsi elle-même entendre qu’il s’agit bien d’une gamme. De tels faits sont constitutifs de faits distincts de parasitisme.   

Risque de confusion

Pour rappel, selon l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

La CJUE a rappelé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si les quatre conditions suivantes sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, iii) un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le signe poursuivi n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, les juges ont recherché s’il n’existait pas, entre eux, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Le signe protégé évoque des vaguelettes sur une surface liquide de couleur rouge orangé ; les emballages argués de contrefaçon, s’ils sont plus complexes en ce qu’ils comprennent aussi le nom du produit (IFIBIS ou IKITAT), reprennent très exactement le visuel Kinder Bueno ; s’il est vrai que l’on peut noter une nuance différente dans la couleur rouge orangé, et que l’on ne retrouve pas les deux gouttelettes de lait présentes dans la marque de la société, ces différences minimes ne sont perceptibles qu’après une certaine attention.

En raison des importantes similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté peut être la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure, notamment destinée à une clientèle turque, et qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause.