[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

En cas de résiliation de licence de marque, le licencié peut, en moyen de défense, soulever la déchéance de la marque afin de continuer à exploiter le signe en cause. [/well]

Licence exclusive et gratuite d’exploitation de marque

Le titulaire d’une marque a donné en location- gérance à un licencié, sa branche d’activité de distribution et de commerce de gros de produits alimentaires, assortie d’une licence exclusive et gratuite d’exploitation de la marque « FRESH’ALP ». La licence a été consentie pour une durée indéterminée, et chacune des parties pouvait y mettre fin en notifiant sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis réception, moyennant un préavis de six mois.  Il était aussi prévu qu’au terme de ce délai de préavis, le licencié devait cesser toute utilisation de la marque, faute de quoi il commettrait des actes de contrefaçon, et qu’à l’expiration de la licence il serait tenu dans le délai d’un mois de modifier sa dénomination sociale. Ce contrat de licence a été inscrit au registre national des marques.

Action en déchéance de marque

Suite à la résiliation de sa licence, le licencié a soulevé, avec succès, la déchéance des droits du concédant. Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour  les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;  l’usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance ;  l’usage sérieux suppose donc l’utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services visés dans l’enregistrement ;  le délai de cinq ans prévu par l’article L.714-5 doit être décompté, quand la marque n’a jamais été exploitée, à compter de la publication de la marque au BOPI ; est assimilé à un tel usage celui qui est fait avec le consentement du propriétaire de la marque. La preuve de l’exploitation de la marque, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Exploitation à titre d’enseigne

La juridiction a considéré que le concédant avait uniquement fait usage de la marque concédée à titre d’enseigne, et non pas d’une utilisation pour désigner les produits visés dans l’enregistrement ;  dans ces conditions, ce denier ne justifiait pas d’un usage sérieux de sa marque durant le délai de cinq ans prévu par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Le contrat de licence de marque stipulait que le licencié déploierait tous les efforts requis en vue de l’exploitation optimale de la marque sous licence, et qu’il accomplirait tous actes de publicité nécessaires en vue de la mise en valeur optimale des produits et services couverts par ladite marque. Toutefois, le juste motif prévu par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle suppose un obstacle sérieux, de fait ou de droit, extérieur à la sphère d’influence du titulaire de la marque et qui a empêché son exploitation (preuve non rapportée en l’espèce). Les juges ont donc prononcé la déchéance, de la marque « FRESH’ALP » en sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée au licencié pour avoir continué à l’utiliser, notamment à titre de dénomination sociale.

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